明确权利要求修改要求实质激励保护创新

　　北京中某科技有限公司系专利号为200480036270.2、名称为“一种获取人脸图像的方法及人脸识别方法与系统”发明专利的专利权人，苹某电脑贸易（上海）公司针对涉案专利权提出无效宣告请求。北京中某科技有限公司在涉案专利权无效宣告审查期间提交了专利权利要求书修改文本。国家知识产权局对部分修改后的权利要求不予接受，仅以其接受的部分为审查基础，作出审查决定，认定涉案专利不具备创造性，宣告其全部无效。北京中某科技有限公司不服，向北京知识产权法院提起诉讼，未获支持。北京中某科技有限公司不服，以所有修改后的权利要求均应被接受等为由提起上诉。最高人民法院二审认为，专利确权行政程序中，权利要求的修改幅度最大不得超出专利法第三十三条所规定的“信息范围”和专利法实施细则第六十九条第一款规定的“保护范围”。关于某一权利要求的修改方式是否属于“进一步限定”的审查，应仅以修改后的权利要求是否完整包含了被修改的权利要求的所有技术特征，以及修改后的权利要求相比被修改的权利要求是否增加了技术特征，且增加的技术特征是否均记载于原权利要求书中的其他权利要求为准。专利确权行政程序中的权利要求修改，一般应当以回应无效宣告理由为限；以克服无效宣告理由所指缺陷为名，行重构权利要求之实的，可不予接受。该案中，权利要求4、7实质为原权利要求，系当然的审查基础；修改后的权利要求8至10中引用权利要求4、7的技术方案亦应予接受；修改后的权利要求11、12并非回应无效宣告理由的修改，国家知识产权局未予接受并无不当。故判决撤销一审判决及被诉决定，由国家知识产权局重新作出决定。

　　■专家点评

　　依照专利法实施细则的规定，发明、实用新型专利的专利权人可以在无效宣告阶段中修改其权利要求。应当看到的是，无效宣告阶段与专利申请阶段相比，相关当事人的法律地位、审查工作的法律意义和关注的焦点都是不同的。专利文件修改的规则也随之不同。具体到无效宣告阶段，专利权人能够修改的文件通常仅限于权利要求书，并且其修改空间还受到诸多限制。

　　在专利申请阶段，申请人修改权利要求的目的在于优化权利要求，获得授权。此时，对权利要求修改的主要规范是专利法第三十三条的规定。修改不超出原专利文件所记载的范围，原则上都是可以接受的。在这里，审查工作是站在公共利益的角度去审查是否将原本属于公有领域的技术写入权利要求的范围。在专利复审中，审查的立场也是如此。

　　然而，在专利权无效宣告程序中，审查工作则是站在中立的角度，同时审视请求人的请求是否有足够的证据支持和专利权人的抗辩是否合理、合法。很显然，专利权在被宣告无效之前，权利范围已经通过权利要求向公众公示。通常，独立权利要求就是无效宣告的第一道防线，相关从属权利要求则是第二、第三道防线。公众正是通过公示的权利要求了解专利权的范围及其内部结构。请求人也正是根据权利要求的记载提起无效宣告的。基于通过法定程序的权利要求已经产生了公信力，专利权人在无效宣告阶段对权利要求的修改势必受到更多的限制。

　　本案的典型意义在于，进一步明确了发明、实用新型专利权的权利要求在无效宣告阶段修改时应当遵守的修改规则。首先，明确了不得借无效宣告程序优化权利要求，从而扩大保护范围。其次，也是更为重要的，本案判决进一步确立了修改后的权利要求须在包含被修改的权利要求的所有技术特征的基础上增加技术特征，且增加的技术特征应记载在原权利要求书的其他权利要求中。采用这样的规则，再配合《专利审查指南》中关于无效宣告阶段权利要求修改的相关规则，即可避免在无效宣告程序专利权范围的扩大。

　　（郭禾：中国人民大学教授）